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Focus

La propriété intellectuelle est une des matières les plus mouvantes du droit : régulièrement, de nouveaux enjeux, technologiques ou juridiques, apparaissent et impliquent une assimilation rapide de la part des entreprises.

Pour y répondre de manière agile, abello propose continuellement de nouvelles prestations Focus, ciblant avec précision ces problématiques émergentes.

  • Litiges Inventions de Salariés
  • Négociation FRAND
  • Saisies-contrefaçon

abello profite d’une expérience unique sur le marché en matière de litiges d’inventions salariés, notre département contentieux étant régulièrement sollicité pour cette problématique spécifique et stratégique pour l’entreprise

Méthodologie

  • Les litiges d’inventions de salariés impliquent de conjuguer une connaissance fine du droit des brevets et des problématiques de droit social tant côté employeur, que salarié, tout en tenant compte des effets de la prescription qui y sont souvent invoqués.
  • L’expérience d’abello lui permet de choisir la meilleure stratégie entre la voie judiciaire et la voie de la conciliation par le biais de la CNIS (Commission Nationale des Inventions de Salariés), dont le secrétariat est assuré par l’INPI.
  • Le cabinet allie également son analyse technique et juridique à une estimation financière approfondie des demandes des inventeurs que ce soit pour les rémunérations supplémentaires d’inventions de mission ou le juste prix d’invention hors mission.

Ouvrages

Employees' Intellectual Property Rights

Edited by Sanna Wolk, Kacper Szkalej, 2017

Employees’ Intellectual Property Rights décrit et analyse l’acquisition par les employeurs des droits de propriété intellectuelle des employés dans trente-quatre juridictions différentes dans le monde, représentant collectivement tous les continents habitables.

Le cabinet a développé une stratégie de conduite de négociation FRAND pour les SEP « Standards Essential Patents » (brevets essentiels à une norme), dans le respect des critères posés par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt de référence Huawei c/ ZTE du 16 juillet 2015 (C-170/13)

Méthodologie

Pour les titulaires de brevets SEP :

  • Le cas échéant, étude d’essentialité des brevets du portefeuille par rapport aux normes applicables, notamment les parties facultatives ou optionnelles
  • Claim chart sur les brevets exemplaires
  • Détermination du taux de redevance FRAND fondé sur les licences comparables dans le secteur d’activité
  • Rédaction d’une offre de licence FRAND, en tenant compte de la jurisprudence française et européenne
  • Conduite des négociations dans le respect des critères de la jurisprudence européenne

Pour les entreprises sujettes à une offre de négociation FRAND :

  • Etude de l’offre de licence, en particulier de son caractère juste, raisonnable et non-discriminatoire par rapport à la jurisprudence française et européenne
  • Identification des brevets du portefeuille à risque réduit, à l’aide d’une étude préliminaire de validité et de titularité
  • Etude d’essentialité des brevets du portefeuille à risque modéré, en tenant compte des normes applicables, et notamment des parties facultatives ou optionnelles
  • Etude approfondie de validité des brevets jugés essentiels et à risque élevé, à l’aide de recherches d’antériorité
  • Le cas échéant, rédaction d’une contre-offre à des conditions FRAND, avec détermination du taux de redevance applicable par rapport aux licences comparables dans le secteur d’activité
  • Conduite des négociations dans le respect des critères de la jurisprudence européenne
  • Le cas échéant, assistance pour la constitution d’une sûreté ou garantie bancaire en vue de réduire le risque d’une action en interdiction provisoire

Les saisies-contrefaçons et constats sur ordonnance 145, sont une des grandes spécialités du Cabinet et font partie intégrante de la gestion stratégique des contentieux, pour laquelle les Associés ont acquis une longue expérience lorsqu’ils assistaient, en tant qu’experts, les huissiers instrumentaires.

Méthodologie

En défense, abello offre un accompagnement à forte valeur ajoutée au service des clients qui subissent une saisie-contrefaçon ou un constat par surprise dans leurs locaux, et a poussé l’innovation jusqu’à créer une application Smartphone dédiée et innovante « SOS Saisies » centrée sur 4 piliers essentiels :

  • SE PREPARER : former par avance les personnels exposés dans l’entreprise et s’organiser en interne pour être prêt à réagir
  • REAGIR : des conseils d’urgence rassemblés dans une check-list à cocher, destinés aux personnels concernés (accueil, référent interne, équipe dédiée)
  • A FAIRE / A EVITER : recommandations sur le comportement à adopter envers l’huissier et les écueils à éviter
  • FINALISER : une check-list à cocher à la fin des opérations et prévoir les recours potentiels
 

Téléchargez l’application

En demande, abello détermine pour la saisie-contrefaçon la meilleure stratégie de collecte de preuves pour les besoins de l’action en contrefaçon, et coordonne de bout en bout

Ouvrages

Guide des saisies-contrefaçons et des constats

Édition Lexis Nexis, 2016

Ouvrage de référence en la matière, ce guide a été rédigé par Michel Abello et Guillaume Dubos, associés du cabinet.

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